Novità giurisprudenziale per i “marchi rinomati”, per la loro tutela è sufficiente solo che il contraffattore possa trarre indebito vantaggio o recare pregiudizio al titolare.
La figura del marchio rinomato è stata introdotta per la prima volta dalla Convenzione di Parigi del 1883 e adottata, in seguito, dai vari ordinamenti nazionali e dalla normativa europea: il marchio rinomato è quel segno che impedisce la valida registrazione e l’uso di marchi posteriori uguali o simili con cui si intendano contraddistinguere prodotti anche non affini a quelli per cui il marchio rinomato è stato registrato. In altre parole, il marchio rinomato è quel marchio noto al pubblico al quale l’ordinamento riconosce una protezione ultra merceologica.
Dal punto di vita normativo l’articolo 20, comma 1, lett.c) del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che: “Il titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
La previsione corrispondente in ambito comunitario è invece l’articolo 5, 3 a) della Direttiva UE 2015/2436, secondo cui: “Un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile ad un marchio d’impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d’impresa anteriore, quando il marchio d’impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d’impresa o, nel caso di marchio UE, nell’Unione e l’uso del marchio d’impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.
Sulla questione dei marchi rinomati e sulla loro tutela, oltre ai giudizi nazionali, è intervenuta più volte anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea statuendo che, affinché sussista una violazione della privativa, “se, da un lato, occorre un certo grado di somiglianza tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette in relazione il segno posteriore e il marchio notorio, dall’altro, non è richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da ingenerare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione” (Corte Giustizia U.E. 18 giugno 2009 causa C-487/07), ma “è, infatti, sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio” (Corte Giustizia U.E. causa C- 408/2001).
Sul tema si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 ottobre 2021, n. 27217, che si inserisce in un filone ormai consolidato della giurisprudenza italiana (vedi ex multis, Cass. n. 21086/2005; Trib. Milano 3 giugno 2020 n. 3109; Trib. Milano 24 giugno 2010). La Corte in quest’ultima pronuncia ribadisce il principio ormai radicato nella giurisprudenza italiana, secondo cui per attribuire al titolare di marchio registrato che gode di rinomanza il diritto di vietare ai terzi l’uso della privativa non è necessaria – come per i marchi non rinomati – la sussistenza del requisito del rischio di confusione per il pubblico a causa dell’identità o della somiglianza tra i segni, essendo, invece, “sufficiente, ai fini del diniego di registrazione o per accordare la tutela, che il contraffattore possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore ovvero che l’uso del segno senza giustificato motivo da parte del contraffattore possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza”.
La Corte prosegue poi richiamando quelle che sono le tipologie di pregiudizi che possono coinvolgere i marchi rinomati, ossia: la “diluizione”, la “corrosione” ed il “parassitismo” del marchio rinomato.
In particolare la Corte afferma che con il termine “diluizione” si indica “il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà” e sussiste quando “risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, per il fatto che l’uso del segno identico o simile fa disperdere l’identità del marchio e della corrispondente presa nella mente del pubblico”.
La “corrosione” del marchio rinomato è, invece, il “pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio” e ricorre quando “i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso”.
Da ultimo il fenomeno del “parassitismo” consiste nel vantaggio che il terzo trae indebitamente dall’uso del segno identico o simile al marchio rinomato, beneficiando, “…grazie al trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile del potere attrattivo…”, della reputazione e del prestigio di quest’ultimo senza aver dovuto sostenere ed affrontare in proprio alcun investimento economico per posizionare il proprio marchio sul mercato.
Quest’ultima sentenza conferma quindi la c.d. tutela “ultra-merceologica” per i marchi notori, che prescinde dal mero rischio di confusione genericamente inteso per i c.d. marchi ordinari, ed è invocabile dal titolare nel caso in cui sussistano determinati presupposti quali l’indebito vantaggio in capo al contraffattore derivante dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio rinomato, o il pregiudizio arrecato al titolare.
